Dla przedsiębiorcy planującego działalność na skalę międzynarodową istotna może być rejestracja domeny zawierającej nazwę marki oraz końcówkę „com”, „net” czy np. „biz”. Czy jeśli taka domena jest już zajęta, można skutecznie wszcząć spór prowadzący do jej odzyskania?
Alicja Rytel, adwokat, PATPOL Legal Piróg i Wspólnicy
Przedsiębiorcy, który zamierzają rozpocząć działalność za granicą, często równolegle chcieliby również zarejestrować domenę przeznaczoną dla odbiorców na terytorium określonego kraju czy też domenę globalną (której końcówka nie wskazuje na kraj rejestracji, np. „com”, „net”). Może się zdarzyć, że domena najbardziej intuicyjna dla tego przedsiębiorcy będzie już zajęta. Chodzi tu zwykle o sytuacje, gdy domena zawiera nazwę przedsiębiorcy lub nazwę jednej z marek, którymi posługuje się w swojej działalności, a inny podmiot zajął ją, aby wykorzystać renomę. Nie oznacza to jednak, że domeny nie można już odzyskać i zarejestrować na swoją rzecz. Jeśli z okoliczności sprawy wynika, że rejestracja takiej spornej domeny została dokonana w nieuczciwym zamiarze, możliwe jest rozpoczęcie sporu polubownego przed międzynarodowym organem powołanym do rozstrzygania sporów domenowych. Trzeba jednakże pamiętać, że w takim przypadku warunkiem powodzenia w postępowaniu jest posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego.
Podmioty rejestrujące
Domeny krajowe są rejestrowane przez odpowiednie jednostki na terytorium danego państwa. Najczęściej spory o takie domeny toczyć się będą w kraju rejestracji. Natomiast domeny wyższego rzędu o globalnym charakterze, tj. domeny gTLD, są rejestrowane i administrowane przez ICANN (czyli Internetową Korporację ds. Nadanych Nazw i Numerów), będącą amerykańską organizacją non profit. Domenami gTLD są np. te z końcówkami: com, net, org, biz czy info. Nie oznacza to jednak, że spory o tego rodzaju domeny mogą toczyć się wyłącznie w USA. ICANN przyjął bowiem dokument o nazwie „Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy” (czyli „Jednolite zasady rozstrzygania sporów polubownych”, w skrócie: UDRP). Kierują się tymi zasadami jednostki z siedzibą w różnych częściach świata, rozstrzygające spory domenowe. ICANN jest zatem jednostką administrującą omawianymi domenami, która umożliwia prowadzenie postępowań polubownych w odniesieniu do domen gTLD. Co istotne, domeny są zgłaszane do rejestracji w ICANN poprzez pośredników, określanych właśnie jako rejestratorzy. ICANN wymaga, by rejestrator domeny gTLD przyjął i stosował zasady UDRP. Do takich rejestratorów należy np. znana w Polsce amerykańska firma GoDaddy. Rejestrator również uczestniczy w sporze domenowym, zatem przestrzeganie przez niego reguł UDRP jest koniecznością.
Co trzeba wykazać
Gdzie można rozpocząć spór domenowy dotyczący domeny administrowanej przez ICANN? Jednostki akredytowane można znaleźć na stronach internetowych tej organizacji. Choć w naszej części Europy do tych jednostek zalicza się czeski Sąd Arbitrażowy Centrum Sporów Domenowych, to jednak przedsiębiorcy częściej wybierają Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (ang. World Intellectual Property Organization), czyli Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie.
Uniwersalną zasadą postępowania UDRP, niezależnie od miejsca, w którym się toczy, jest wykazanie przez skarżącego trzech elementów. Powinien on dowieść, że:
▶ 1. Nazwa spornej domeny jest identyczna lub myląco podobna do znaku towarowego, do którego prawa przysługują skarżącemu (chodzi tutaj o takie podobieństwo, gdy używanie danej nazwy może spowodować wśród odbiorców błąd polegający na skojarzeniu między znakami). Jest zatem niezwykle istotne, by przedsiębiorca rozpoczynający spór domenowy był właścicielem praw do znaku towarowego. W przeciwnym razie nie jest możliwe rozpoczęcie postępowania w ramach procedury UDRP. Przy czym zarejestrowanie znaku towarowego już po dacie rejestracji spornej domeny nie przekreśla możliwości skutecznego wystąpienia ze skargą w sporze UDRP. Może to jednak wpłynąć na trudności w dowodzeniu kolejnych elementów.
▶ 2. Przeciwnik nie ma w stosunku do spornej domeny żadnych praw lub tzw. uzasadnionych interesów. Rzecz jasna ogólnie respektowaną zasadą prawną jest to, że nie można żądać dowodu na okoliczność negatywną. Z tego względu to na przeciwniku będzie ciążył obowiązek wykazania, że posiada on prawo czy też interes uzasadniające rejestrację spornej domeny. Oczywiście skarżący może przytoczyć argumenty świadczące o braku takich praw lub interesów, jednak wystarczy, jeśli oświadczy, że przeciwnik nie spełnia omawianego warunku. Przyjmuje się, że prawa lub interesy właściciela spornej domeny istnieją, gdy m.in. był on powszechnie znany pod określoną nazwą domeny, nawet jeśli nie nabył praw do znaku towarowego.
▶ 3. Domena została zarejestrowana i jest wykorzystywana w złej wierze. Jest to zwykle najtrudniejszy do udowodnienia element. Pojęcie złej wiary nie zostało zdefiniowane w żadnych przepisach i jest każdorazowo oceniane w odniesieniu do stanu faktycznego danej sprawy. Niemniej WIPO podaje przykłady okoliczności, które mogą świadczyć o dokonaniu rejestracji w złej wierze. Są to np. wysokie prawdopodobieństwo wiedzy właściciela spornej domeny na temat praw skarżącego do znaku towarowego czy też rejestrowanie kilku domen zawierających w nazwie jedynie nieznaczne różnice. O działaniu w złej wierze może świadczyć także sama treść witryny internetowej, np. to, że zawiera ona linki prowadzące do konkurencyjnych w stosunku do skarżącego stron internetowych czy przekierowanie do strony konkurencyjnej.
Przebieg postępowania
Istotne jest to, że złożenie skargi do WIPO skutkuje zablokowaniem przez rejestratora domeny możliwości jej przeniesienia przez właściciela na inny podmiot. Co więcej, procedura przewiduje co do zasady tylko jedną rundę pism procesowych – mianowicie skargę i odpowiedź. Wprawdzie strony mogą złożyć dalsze pisma, ale panel rozstrzygający sprawę nie ma obowiązku brać ich pod uwagę. Wpływa to na szybkość postępowania. Sama decyzja w sprawie powinna zostać przekazana przez panel rozstrzygający w terminie 14 dni od jego ustanowienia. Dodatkowo całe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. W praktyce, jeśli nie zachodzą żadne szczególne okoliczności, sprawa powinna zakończyć się w ciągu półtora do dwóch miesięcy. Minusem mogą być natomiast koszty. Zazwyczaj skargi rozstrzygane są przez jednego panelistę i dotyczą jednej domeny – w takich przypadkach koszt skargi to 1500 dol. W przypadku dużej liczby domen objętych skargą sprawa może być rozstrzygana przez trzech panelistów – w takim przypadku opłata może wynieść od 2000 dol. do nawet 5000 dol.
Niezależnie od tego rozpoczęcie postępowania przed WIPO jest skutecznym i szybkim środkiem umożliwiającym odzyskanie przejętej domeny. Efektem wygranej jest bowiem przeniesienie spornej domeny przez jej rejestratora na przedsiębiorcę, który rozpoczął spór.©℗
