Przedsiębiorcy często nie mają świadomości, że handlowanie oryginalnymi markowymi produktami w niektórych sytuacjach może ich narazić na odpowiedzialność względem właścicieli marek, a także straty finansowe związane z obowiązkiem zniszczenia towaru. Dziś więc wskazujemy, na co należy zwrócić uwagę, sprzedając tego typu rzeczy
Alicja Rytel, adwokat, Patpol Legal Piróg i Wspólnicy
Właściciele firm zajmujących się sprzedażą oryginalnych produktów otrzymują od właścicieli marek listy wzywające do zaniechania naruszeń praw do znaków towarowych – z reguły znaków unijnych. Częstokroć takie wezwania trafiają do sprzedających elektronikę, perfumy czy kosmetyki. Sprzedawcy najczęściej bronią się argumentem, że towary będące przedmiotem obrotu są oryginalne, nieuszkodzone, a więc pełnowartościowe. A wobec tego nie może dojść do naruszenia praw. Niestety jest to błędna argumentacja.
Naruszenie praw
Na początek warto wyjaśnić, w jakich okolicznościach dochodzi do naruszenia znaku towarowego. Otóż zgodnie z rozporządzeniem 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku. Co więcej, właściciel takiego znaku jest uprawniony, by uniemożliwić wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używanie w obrocie handlowym danego oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług. Dotyczy to m.in. przypadku, gdy oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany (art. 9 ust. 1 i ust 2 lit a rozporządzenia 2017/1001). Analogicznie kwestię tę reguluje polska ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Innymi słowy, właściciel unijnego znaku towarowego może zabronić jego używania w powiązaniu z towarami lub usługami, dla których ten znak został zarejestrowany. Oczywiście od tej zasady są wyjątki – inaczej bowiem nie byłby możliwy obrót towarami opatrzonymi znakami towarowymi. Otóż przepisy przewidują tzw. wyczerpanie praw do znaku towarowego. Polega ono na tym, że właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą na określonym terytorium – w przypadku unijnych znaków towarowych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). A zatem jeśli właściciel znaku towarowego sam wprowadził towar do obrotu na terytorium, na którym znak towarowy jest chroniony, lub wyraził na to zgodę np. swojemu dystrybutorowi, to nie może on zakazywać dalszej odsprzedaży towarów na tym terytorium. Brak takiego wprowadzenia lub zgody skutkuje tym, że na danym terytorium osoby trzecie nie mogą dokonywać obrotu towarami opatrzonymi znakiem towarowym, nawet jeśli takie towary są oryginalne – tj. wytworzone przez właściciela znaku.
To właśnie kwestia wyczerpania praw stanowi istotę omawianego zagadnienia. Sprzedawcy renomowanych marek często nie mają świadomości, że w odniesieniu do towarów, które wprowadzają do obrotu, nie nastąpiło ww. wyczerpanie praw do znaków towarowych.
Brak dostępu do informacji
Kiedy dochodzi najczęściej do omawianego naruszenia? Potencjalnie groźne będą przede wszystkim sytuacje, w których zakup towarów opatrzonych unijnym znakiem towarowym następuje spoza terytorium EOG. Nie oznacza to oczywiście, że należałoby powstrzymać się od dokonywania takich transakcji. Powinny być one jednak podejmowane ze szczególną uważnością. Niestety nie istnieją stuprocentowo skuteczne rozwiązania pozwalające uchronić się przed odpowiedzialnością w omawianych sytuacjach. Przede wszystkim polski nabywca towarów z reguły nie ma możliwości sprawdzenia, czy właściciel znaków towarowych wyraził zgodę na wprowadzenie konkretnych towarów do EOG. Co bardzo istotne – należy pamiętać, że wyczerpanie praw do znaku towarowego nie dotyczy znaku ogólnie, lecz każdego poszczególnego towaru, na którym on się znajduje.
Pożądane byłoby, aby strony transakcji zawierały umowy, w których odpowiednie postanowienia regulowałyby odpowiedzialność dostawcy spoza EOG związaną ze sprzedażą towarów ze znakami towarowymi. Postanowienie takie powinno przybrać formę deklaracji dostawcy co do tego, że poszczególne towary zawierające znaki towarowe zostają wprowadzone na terytorium EOG za zgodą właściciela znaku towarowego. Istotne jest zawarcie w umowie także postanowienia w przedmiocie kary umownej w przypadku, gdyby wspomniane oświadczenie okazało się nieprawdziwe. Taki zapis ma co najmniej funkcję prewencyjną, gdyż odpowiednio wysoka kara umowna mogłaby skłonić kontrahenta do uważnej selekcji sprzedawanych produktów opatrzonych znakami towarowymi. Jednakże żadne zapisy umowne nie uchronią polskiego sprzedawcy od roszczeń właściciela znaków, mogą jedynie zminimalizować niekorzystne skutki jego odpowiedzialności.
Czy towary mogą zostać zniszczone?
Zgodnie z art. 286 oraz 296 ust. 1 prawa własności przemysłowej w razie naruszenia praw do znaku właściciel znaku towarowego może żądać m.in.:
- zaniechania naruszania;
- wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
- naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych: poprzez zapłatę albo sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, albo innego stosownego wynagrodzenia, które byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego;
- zniszczenia towarów opatrzonych znakiem towarowym.
Warto zwrócić uwagę na ostatni punkt. Właściciele znaków towarowych, chcąc mieć całkowitą pewność, iż towary opatrzone znakami nie znajdą się w obrocie, żądają w postępowaniach sądowych zniszczenia takich towarów. Niemniej dotychczas nie było całkowitej pewności, czy takie żądanie jest uzasadnione, ponieważ art. 286 prawa własności przemysłowej przewiduje tylko możliwość zniszczenia „bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworów”. Literalna interpretacja tego przepisu prowadzi do wniosku, że nie dotyczy on zniszczenia towarów, które są oryginalne, tj. wyprodukowane i opatrzone znakiem towarowym przez właściciela znaku. Wątpliwości w tym zakresie rozwiał jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim niedawnym orzeczeniu wydanym na skutek pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. W wyroku z 13 października 2022 r. (sprawa nr C-355/21) TSUE stwierdził, że art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie takiej wykładni przepisu krajowego, zgodnie z którą środek ochronny polegający na zniszczeniu towarów nie może być stosowany do towarów, które zostały wytworzone, i na których umieszczono unijny znak towarowy za zgodą właściciela tego znaku, lecz które zostały wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym bez jego zgody. Innymi słowy: TSUE uznał, że literalna wykładnia art. 286 prawa własności przemysłowej jest sprzeczna ze wspominanym przepisem unijnej dyrektywy. W związku z tym rację bytu straciły argumenty dotyczące tej wykładni przepisu. A zatem właściciele znaków towarowych mogą skutecznie domagać się zniszczenia oryginalnych towarów sprzedawanych poza oficjalnymi kanałami sprzedaży.
Powyższe pokazuje, że żądania związane z naruszeniem znaku towarowego zostały zakreślone bardzo szeroko, a konieczność ich spełnienia może poważnie godzić w interesy sprzedawcy. Dlatego transakcje z kontrahentami spoza EOG, których przedmiotem są towary oznaczone znakiem towarowym, powinny być dokonywane przy zachowaniu najwyższej ostrożności.©℗
Podstawa prawna
• art. 9 ust. 1 i ust. 2 lit a rozporządzenia 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. UE L z 2017 r. nr 154/1)
• art. 286, art. 296 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2185)
• art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. UE L z 2004 r. nr 157/45)
