Tworzysz nową markę? Sprawdź, jak uniknąć kolizji ze znakiem towarowym lub wzorem

Chcąc wprowadzić na rynek nową markę – produkt lub usługę, firmy najczęściej koncentrują się na zleceniu agencjom reklamowym usługi tzw. namingu, czyli stworzenia chwytliwej, atrakcyjnej i łatwej do zapamiętania nazwy zgodnej ze strategią marketingową. I tu zaczynają się schody. Agencje bowiem nie mają obowiązku weryfikowania (i zwykle tego nie robią), czy proponowane przez nie nazwy, grafiki, użyte materiały czy hasła reklamowe nie naruszają praw podmiotów trzecich. A to zaniedbanie, już na tak wczesnym etapie, może w przyszłości kosztować markę bardzo wiele.

Ryzyko przy tworzeniu nazwy marki

Przykłady nazw marek obecnych na rynku potwierdzają, że bardzo często wybierane są takie, które, choć atrakcyjne marketingowo, z prawnego punktu widzenia obarczone są pewną dozą ryzyka. Chodzi m.in. o określenia takie jak: health, care, pure, bio, green, eco, lab czy inne powszechnie wykorzystywane frazy. Są one bardzo popularne i stosowane dla różnego rodzaju produktów i usług, w wielu branżach. Jednak w świetle prawa znaków towarowych takie oznaczenia – występujące samodzielnie lub jako część bardziej złożonego znaku – mogą zostać uznane za naruszające prawa podmiotów, które wcześniej zgłosiły/zarejestrowały identyczne lub bardzo podobne znaki towarowe.

Co zatem należy zrobić, żeby zabezpieczyć się przed startem nowej marki od strony prawnej? Przede wszystkim – upewnić się, że wszystkie określenia użyte w znaku towarowym lub w haśle reklamowym, w tym te o charakterze ekologicznym, są prawdziwe. W przeciwnym razie firma może zostać oskarżona o greenwashing, czyli stosowanie nieuczciwej praktyki handlowej polegającej na składaniu fałszywych lub wprowadzających w błąd deklaracji sugerujących, że dany produkt lub działalność ma pozytywny wpływ na środowisko, podczas gdy nie jest to poparte obiektywnymi, publicznie dostępnymi i możliwymi do zweryfikowania danymi.

Tego typu działania – w zależności od kontekstu – mogą zostać uznane za naruszające zbiorowe interesy konsumentów, a także za czyn nieuczciwej konkurencji. Oba zagrożone są karą finansową.

Jak uniknąć kolizji z cudzym znakiem?

Już na etapie prac nad nowym produktem (a nawet pomysłu) warto sprawdzić, czy nazwa naszego produktu nie jest identyczna ani zbieżna z istniejącymi na rynku oznaczeniami. Dotyczy to również elementów graficznych – w tym wyglądu opakowania, w którym produkt będzie oferowany na rynku, kolorystyki, charakterystycznych kształtów. Analogiczne działania należałoby podjąć w przypadku sloganów i haseł reklamowych. Równie istotne są charakterystyczne dźwięki, melodie czy efekty wizualne, które mają być wykorzystywane w kampanii. Może się bowiem okazać, że inny podmiot (niekoniecznie nasz konkurent) już teraz posługuje się identycznym lub podobnym motywem, a nawet – być może – zastrzegł je jako znak towarowy lub wzór przemysłowy.

Podobne ryzyko występuje przy rejestracji nazw domen internetowych. Tworzy się je zazwyczaj z myślą o ich łatwym zapamiętaniu przez klientów. To ze swej istoty narzuca pewne ograniczenia, jednocześnie zachęcając do kondensowania ich treści do meritum. W rezultacie do ich tworzenia wykorzystuje się najistotniejsze słowa-klucze odnoszące się bezpośrednio do produktów czy wartości marki. Niestety, tu także może kryć się haczyk. Im silniejsze odniesienie do popularnych motywów czy słów, tym większe ryzyko, że identyczna lub bardzo podobna domena została już zarejestrowana na rzecz innego podmiotu lub zawiera zarejestrowany znak towarowy. Czym to skutkuje?

W przypadku sporów, podmiot uprawniony do nazwy domeny wcześniejszej lub wcześniejszego znaku towarowego zawartego w jego domenie może skutecznie zakazać korzystania z domeny. Jeżeli zaś domena zawiera jednocześnie zarejestrowany znak towarowy, konflikt będzie jeszcze bardziej oczywisty i trudniejszy do obrony.

Wzory, znaki i domeny – tzw. badanie czystości

W przypadku produktów fizycznych takich jak np. odzież, akcesoria, elektronika czy meble, ich wygląd lub ornamentyka mogą być chronione także jako wzory przemysłowe (zarejestrowane bądź nie). Z tego powodu priorytetem powinno być przeprowadzenie tzw. badania czystości – odpowiednio: domeny, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego – aby ustalić, czy nasz pomysł nie narusza praw osób trzecich.

Dlaczego warto to zrobić? Jeśli bowiem na rynek zostanie wprowadzona marka, która będzie naruszać przykładowo wcześniejszy znak towarowy, konsekwencje mogą być poważne. Sąd może nakazać m.in. zaprzestanie stosowania oznaczenia w obrocie, zwrot korzyści uzyskanych kosztem właściciela wcześniejszego prawa. A jeśli naruszenie było zawinione – naprawienia szkody poprzez zapłatę stosowanego odszkodowania (ustalanego na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego lub w wysokości hipotetycznej opłaty licencyjnej).

Z reguły doręczenie pozwu poprzedza list ostrzegawczy – przedsądowe wezwanie do zaprzestania naruszenia w terminie określonym w wezwaniu.

Znak towarowy czy wzór przemysłowy?

Znakiem towarowym może być niemal każde oznaczenie, które pozwala odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorcy od drugiego, i które da się przedstawić w rejestrze znaków towarowych (prowadzonym online) w sposób jednoznaczny. Teoretycznie, ponieważ obecnie nie dysponujemy technicznymi środkami umożliwiającymi zamieszczenie w rejestrze online próbek zapachu (dla znaków zapachowych), które można by było powąchać.

Najczęściej rejestrowane są znaki:

• słowne,
• słowno-graficzne,
• multimedialne (np. animacje towarzyszące obsłudze urządzeń elektronicznych),
• dźwiękowe (np. charakterystyczne melodie wykorzystywane w reklamach produktów), czy
• znaki przestrzenne (np. wygląd stacji benzynowej).

Rejestruje się je na okres 10 lat z możliwością przedłużania na kolejne 10-letnie okresy. Zgłoszenia składa się w:

• Urzędzie Patentowym RP – dla znaków krajowych,
• Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, zwanym EUIPO – dla znaków unijnych) lub
• w odpowiednich urzędach krajowych państw należących do tzw. Porozumienia madryckiego zakładającego międzynarodową rejestrację znaków – dla konkretnych towarów lub usług wymienionych w zgłoszeniu.

Ważne! Znak jest chroniony na wybranym terytorium zasadniczo w takiej postaci, w jakiej został zgłoszony i widnieje w oficjalnym rejestrze. Dzięki temu inni przedsiębiorcy mogą łatwo sprawdzić:

• co zostało już zastrzeżone,
• dla jakich towarów i usług obowiązuje zastrzeżenie i
• na czyją rzecz nastąpiło zastrzeżenie.

Wzory przemysłowe – krajowe zgłaszane w UPRP, unijne (tzw. wzory wspólnotowe) w EUIPO – również dają prawo wyłącznego korzystania z danego kształtu, formy lub ornamentacji. Ich ochrona trwa maksymalnie 25 lat, z tym że unijne wzory przemysłowe niezarejestrowane oficjalnie korzystają z trzyletniej ochrony począwszy od dnia, w którym dany wzór został po raz pierwszy udostępniony publicznie (np. zaoferowany do sprzedaży, opublikowany w prasie lub na stronie internetowej). Ten wyjątek jest szczególnie istotny dla branż, w których występuje duża sezonowość oferty i każdorazowe wnioskowanie o rejestrację byłoby niecelowe z uwagi na krótki czas życia produktów (np. częsta zmiana kolekcji w branży modowej).

W uproszczeniu – wzorem przemysłowym może być to, co estetycznie zmienia świat wokół nas – jeżeli jest obiektywnie nowym i nadającym się do przemysłowego wykorzystania rozwiązaniem technicznym, które dotyczy kształtu lub budowy przedmiotu albo przedmiotu złożonego z połączonych części o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części (o trwałej postaci). Zarejestrowanymi wzorami przemysłowymi są np. kształty torebek, wygląd/kształt popularnych klocków dla dzieci, wzory lub kształty naczyń użytkowych, mebli czy flakonów perfum.

Ważne! Rejestracja znaku towarowego lub wzoru przemysłowego daje przedsiębiorcy monopol na dane oznaczenie lub formę w określonym czasie i na określonym terenie (kraj lub UE).