Ochrona znaków towarowych. Na co powinny uważać firmy sprzedające oryginalne produkty

Właściciele znaków towarowych mogą żądać od sprzedawców zniszczenia oryginalnych produktów. A to niejedyne roszczenie właściciela znaku towarowego. Na co więc powinni uważać sprzedawcy, zawierając umowy, i jak się mogą zabezpieczyć przed stratami.

Firmy zajmujące się sprzedażą oryginalnych produktów otrzymują od właścicieli znaków towarowych – z reguły znaków unijnych – listy wzywające do zaniechania naruszania ich praw. Takie wezwania często trafiają do sprzedających elektronikę, perfumy czy kosmetyki. Ci bronią się głównie argumentem, że towary będące przedmiotem obrotu są oryginalne, nieuszkodzone, a więc pełnowartościowe, wobec czego nie może dojść do naruszenia praw. Niestety jest to błędne uzasadnienie.

Naruszenie prawa do znaku towarowego

Na początek warto wyjaśnić, w jakich okolicznościach dochodzi do naruszenia prawa do znaku towarowego. Otóż zgodnie z rozporządzeniem 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku. Co więcej, właściciel takiego znaku ma prawo uniemożliwić wszelkim osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym danego oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług. Dotyczy to m.in. przypadku, gdy oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany (art. 9 ust. 1 i ust 2 lit. a rozporządzenia 2017/1001). Analogicznie kwestię tę reguluje polska ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Innymi słowy, właściciel unijnego znaku towarowego może zabronić jego używania w odniesieniu do towarów lub usług, dla których ten znak został zarejestrowany.

Oczywiście od tej zasady są wyjątki, inaczej bowiem nie byłby możliwy obrót towarami opatrzonymi znakami towarowymi. Otóż przepisy przewidują wyczerpanie praw do znaku towarowego. Polega ono na tym, że właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu pod tym znakiem towarowym przez niego lub za jego zgodą na określonym terytorium – w przypadku unijnych znaków towarowych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). A zatem jeśli właściciel znaku towarowego sam wprowadził towar do obrotu na terytorium, na którym znak towarowy jest chroniony, lub wyraził na to zgodę np. swojemu dystrybutorowi, to nie może zakazywać dalszej odsprzedaży towarów na tym terytorium. Brak takiego wprowadzenia do obrotu lub zgody właściciela skutkuje tym, że na danym terytorium osoby trzecie nie mogą prowadzić obrotu towarami opatrzonymi znakiem towarowym, nawet jeśli są one oryginalne, tj. wytworzone przez właściciela znaku.

To właśnie kwestia wyczerpania praw stanowi istotę omawianego zagadnienia. Sprzedawcy produktów renomowanych marek często nie mają świadomości, że w odniesieniu do towarów, które wprowadzają do obrotu, nie nastąpiło ww. wyczerpanie praw do znaków towarowych.

Kiedy trzeba zachować czujność, sprzedając oryginalne towary

Kiedy najczęściej dochodzi do naruszenia prawa? Potencjalnie groźne będą przede wszystkim sytuacje, w których zakup towarów opatrzonych unijnym znakiem towarowym następuje spoza terytorium EOG. Nie oznacza to oczywiście, że należy się powstrzymywać od takich transakcji. Powinny być one jednak podejmowane ze szczególną uważnością. Niestety nie istnieją stuprocentowo skuteczne rozwiązania pozwalające uchronić się przed odpowiedzialnością w omawianych sytuacjach. Przede wszystkim polski nabywca towarów z reguły nie ma możliwości sprawdzenia, czy właściciel znaków towarowych wyraził zgodę na wprowadzenie konkretnych towarów do EOG. Co bardzo istotne – należy pamiętać, że wyczerpanie praw do znaku towarowego nie dotyczy znaku ogólnie, lecz każdego poszczególnego towaru, na którym on się znajduje.

Byłoby pożądane, aby strony transakcji zawierały umowy, w których odpowiednie postanowienia regulowałyby odpowiedzialność dostawcy spoza EOG związaną ze sprzedażą towarów ze znakami towarowymi. Takie postanowienie powinno przybrać formę deklaracji dostawcy co do tego, że poszczególne towary zawierające znaki towarowe zostaną wprowadzone na terytorium EOG za zgodą właściciela znaku towarowego. Istotne jest zawarcie w umowie także postanowienia w przedmiocie kary umownej w przypadku, gdyby wspomniane oświadczenie okazało się nieprawdziwe. Taki zapis ma co najmniej funkcję prewencyjną, gdyż odpowiednio wysoka kara umowna mogłaby skłonić kontrahenta do uważnej selekcji sprzedawanych produktów opatrzonych znakami towarowymi. Jednakże żadne zapisy umowne nie uchronią polskiego sprzedawcy od roszczeń właściciela znaków, mogą jedynie zminimalizować niekorzystne konsekwencje jego odpowiedzialności.

Czego może żądać właściciel znaku towarowego

Zgodnie z art. 286 oraz 296 ust. 1 prawa własności przemysłowej w razie naruszenia praw do znaku właściciel znaku towarowego może żądać m.in.:

• zaniechania naruszania;
• wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
• naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych: przez zapłatę albo sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, albo innego stosownego wynagrodzenia, które byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego;
• zniszczenia towarów opatrzonych znakiem towarowym.

Warto zwrócić uwagę na ostatni punkt. Właściciele znaków towarowych, chcąc mieć całkowitą pewność, że towary opatrzone tymi znakami nie znajdą się w obrocie, żądają w postępowaniach sądowych zniszczenia takich towarów. Niemniej dotychczas nie było całkowitej pewności, czy takie żądanie jest uzasadnione, ponieważ art. 286 prawa własności przemysłowej przewiduje tylko możliwość zniszczenia „bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworów”. Literalna interpretacja tego przepisu prowadzi do wniosku, że to nie dotyczy zniszczenia towarów, które są oryginalne, tj. wyprodukowane i opatrzone znakiem towarowym przez właściciela znaku. Wątpliwości w tym zakresie rozwiał jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim orzeczeniu wydanym w następstwie zadania przez Sąd Apelacyjny w Warszawie pytania prejudycjalnego. W wyroku z 13 października 2022 r. (sprawa nr C-355/21) TSUE stwierdził, że art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie takiej wykładni przepisu krajowego, zgodnie z którą środek ochronny polegający na zniszczeniu towarów nie może być stosowany do towarów, które zostały wytworzone i na których umieszczono unijny znak towarowy za zgodą właściciela tego znaku, lecz które zostały wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym bez jego zgody. Innymi słowy, TSUE uznał, że literalna wykładnia art. 286 prawa własności przemysłowej jest sprzeczna ze wspominanym przepisem unijnej dyrektywy. A zatem właściciele znaków towarowych mogą się skutecznie domagać zniszczenia oryginalnych towarów sprzedawanych poza oficjalnymi kanałami.

Powyższe pokazuje, że żądania związane z naruszeniem znaku towarowego zostały zakreślone bardzo szeroko, a konieczność ich spełnienia może poważnie godzić w interesy sprzedawcy. Dlatego przy transakcjach z kontrahentami spoza EOG, których przedmiotem są towary opatrzone znakiem towarowym, trzeba zachować najwyższą ostrożność. ©℗