Twoja marka została zarejestrowana przez konkurencję jako znak towarowy? Możesz się bronić

Jako firma korzystamy z nazwy handlowej dla swojej linii produktów, czyli tzw. marki, ale nie zarejestrowaliśmy jej w charakterze znaku towarowego. Czy jeśli ten znak towarowy zostanie zarejestrowany przez inną firmę, to dalsze korzystanie z naszej marki będzie niemożliwe? Jakie środki zaradcze powinniśmy podjąć jako właściciel marki?

Rejestracja marki jako znaku towarowego przez konkurenta przedsiębiorcy lub inny podmiot trzeci ma dla właściciela tej marki doniosłe konsekwencje. Należy pamiętać, że prawo z rejestracji znaku towarowego polega na wyłączności właściciela tego prawa do korzystania ze znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy. Trzeba też zaznaczyć, że znak towarowy jest rejestrowany dla oznaczania określonych w zgłoszeniu towarów i usług. Z tego powodu, co do zasady, każdy użytek cudzego znaku towarowego, w sposób zarobkowy lub zawodowy, w powiązaniu z towarami lub usługami, dla których zarejestrowano znak, będzie stanowił naruszenie. A takie działanie uprawnia właściciela znaku do wystąpienia przeciwko naruszycielowi z wieloma roszczeniami, w tym m.in. z roszczeniem o zaniechanie lub roszczeniami finansowymi, takimi jak wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Rynkowe pierwszeństwo

Niestety w opisywanej sytuacji samo rynkowe pierwszeństwo marki (w sytuacji, gdy nie została ona zarejestrowana jako znak towarowy) z reguły nie będzie – wbrew intuicji – wystarczające do obrony przed roszczeniami. Oczywiście marka – rozumiana jako nazwa handlowa – może być chroniona, z uwagi na wspomniane rynkowe pierwszeństwo, na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: u.z.n.k.). Zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy „czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników (…).” Jednakże by dane zachowanie w ogóle mogło zostać sklasyfikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji, powinno być ono sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Posługiwanie się zarejestrowanym znakiem towarowym z pewnością nie jest sprzeczne z prawem i może być dyskusyjne, czy jest to sprzeczne z dobrymi obyczajami. Wydaje się jednak, że fakt przysługiwania przedsiębiorcy prawa wyłącznego przesądza o braku jakiejkolwiek bezprawności. Tym samym odwoływanie się do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie skuteczne w przypadku, gdy przeciwnik posługuje się cudzą marką, ale nie zarejestrował jej jeszcze w charakterze znaku towarowego.

Z powyższych względów rejestracja marki przedsiębiorcy w charakterze znaku towarowego może mieć dla właściciela marki ten skutek, iż nie będzie on mógł nadal jej wykorzystywać, zaś inny podmiot będzie czerpał korzyści ze zbudowanej przed przedsiębiorcę rozpoznawalności na rynku.

Uprzedni „używacz”

Na szczęście prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.), które reguluje korzystanie z polskich znaków towarowych, wprowadza instytucję tzw. używacza uprzedniego. I tak zgodnie z art. 160 ust. 1 tej ustawy „osoba, która, prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie”. Z tego przepisu wynikają dwa wnioski.

• Po pierwsze – z punktu widzenia możliwości zarejestrowania znaku towarowego zasadniczo bez znaczenia jest to, kto pierwszy korzystał z oznaczenia.
• Po drugie – osobie, która miała pierwszeństwo do oznaczenia, przyznano pewną ochronę. Osoba ta może używać oznaczenia w dotychczasowym zakresie, ale pod warunkiem, iż użycie to ma charakter lokalny. Taka regulacja może być niesatysfakcjonująca dla przedsiębiorcy, który prowadzi działalność o szerszym charakterze lub też zamierza działalność pod daną marką rozszerzać.

Nieuczciwe zamiary

Rozwiązaniem, jakie może zastosować przedsiębiorca, który znalazł się w opisywanej sytuacji, jest wystąpienie do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o unieważnienie znaku towarowego. Podstawą może być w tym przypadku przesłanka wskazana w art. 1291 ust. 1 pkt 6 p.w.p. Przepis ten stanowi, że „nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które zostało zgłoszone w złej wierze”. Pojęcie złej wiary nie zostało zdefiniowane w ustawie. W literaturze prawniczej i w orzecznictwie wątpliwości nie budzi jednak to, że jednym z istotnych czynników warunkujących uznanie, iż zgłaszający był w złej wierze, jest wykazanie, że wiedział on lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa identycznego oznaczenia. Co istotne, należy także wykazać, że zgłaszającemu przyświecały naganne intencje. Wykazanie nieuczciwego zamiaru w zgłoszeniu w pewnych okolicznościach może być łatwe, np. gdy osoba, która zarejestrowała znak towarowy zwróciła się następnie do właściciela marki z żądaniem „wykupienia” znaku. W orzecznictwie wskazuje się także, że o takim nagannym zamiarze może świadczyć rejestracja wielu znaków towarowych stanowiących znane nazwy czy marki przez podmiot z nimi niepowiązany. W takim przypadku rejestracje mogą być dokonywane w celu zablokowania korzystania z tych oznaczeń przez inne podmioty, a nie w celu uzyskania prawa i korzystania z niego. Niemniej w wielu przypadkach naganny zamiar nie będzie tak oczywisty, a jego wykazanie może być trudne. Dlatego też przesłanki złej wiary nie należy traktować jako remedium wobec rejestracji marki przedsiębiorcy przez przeciwnika, choć jest to potencjalnie najskuteczniejszy środek, jaki można podjąć w omawianej sytuacji.

Jak widać ochrona marki, która została zarejestrowana jako znak towarowy przez przeciwnika, może być niełatwa. Dlatego też zgłoszenie marki jako znaku towarowego odpowiednio wcześnie może pozwolić uniknąć powyższych trudności. ©℗