Firma Hasbro już w 1998 r. zarejestrowała pierwszy znak towarowy MONOPOLY nie tylko dla gier, lecz także w innych klasach, np. dla odzieży. Potem zarejestrowała jeszcze kolejne dwa znaki towarowe o tej samej nazwie dla innych towarów i usług. W 2010 r. złożyła zaś wniosek dotyczący tej samej marki, który w znacznej mierze pokrywał się z dwoma wcześniejszymi. Jak później sama przyznała, powodem była m.in. chęć uniknięcia uciążliwej procedury udowodnienia, że przez ostatnie pięć lat rzeczywiście używała tego znaku. Przedłużając okres ochronny na kolejne 10 lat, musiałaby się liczyć z taką koniecznością. Zgłaszając nowy znak, nie musiała się tym przejmować.
Najnowsza rejestracja nastąpiła w 2011 r. Cztery lata później chorwacka firma wniosła o unieważnienie prawa do tego znaku, uznając, że został on zgłoszony w złej wierze. Nowe zgłoszenie miało bowiem na celu obejście obowiązku dowiedzenia rzeczywistego używania tych znaków. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgodził się z tą argumentacją i rzeczywiście unieważnił prawo do spornego znaku towarowego w odniesieniu do towarów i usług objętych wcześniejszymi zgłoszeniami. Decyzja ta została zaskarżona przez Hasbro do Sądu UE, który w ubiegłym tygodniu uznał ją jednak za słuszną.
Naruszenie konkurencji
Sąd UE uznał, że jedynym powodem ponownej rejestracji tego samego znaku była chęć uniknięcia konieczności przedstawiania dowodów na używanie oznaczenia. To zaś należy uznać za działanie w złej wierze.
„Ochrona unijnych znaków towarowych oraz ochrona przed nimi wszystkich znaków zarejestrowanych wcześniej jest uzasadniona jedynie w zakresie, w jakim te znaki towarowe są rzeczywiście używane. Unijny znak towarowy, który nie jest używany, mógłby bowiem utrudniać konkurencję poprzez ograniczenie zakresu oznaczeń, które mogą być zarejestrowane przez inne podmioty jako znaki towarowe, i pozbawienie konkurentów możliwości korzystania z takiego lub podobnego znaku w toku wprowadzania na rynek wewnętrzny towarów lub usług identycznych z oznaczonymi danym znakiem lub do nich podobnych” – podkreślono w wyroku.
Sąd przyznał, że powtórne zgłaszanie tego samego znaku co do zasady nie jest zakazane.
– Oceny legalności tej praktyki należy zawsze dokonywać w świetle okoliczności konkretnej sprawy. Kluczowe znaczenie ma bowiem zamiar, jaki w danej sprawie przyświeca zgłaszającemu – wyjaśnia Lena Marcinoska-Boulangé, adwokat w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
– Gdy strategia ponownej rejestracji znaku jest stosowana wyłącznie w celu obejścia obowiązku udowodnienia rzeczywistego używania znaku towarowego, wówczas nie zasługuje on na ochronę – dodaje, zwracając też uwagę na kwestie wizerunkowe.
Zdaniem sądu właściciel spornego znaku sam przyznał, że głównym powodem powtórnej rejestracji była chęć zmniejszenia obciążeń administracyjnych i kosztów związanych z koniecznością udowadniania, że znak był używany we wskazanych klasach towarów i usług.
– Już same wyjaśnienia Hasbro wskazywały na próbę obejścia obowiązku wykazania jego używania. Tymczasem doniosłość prawna rzeczywistego używania znaku towarowego została podkreślona w motywie rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego UE. Ochrona unijnego znaku towarowego, który nie byłby używany, prowadziłaby do naruszenia konkurencji rynkowej. Stąd po upływie pięcioletniego okresu karencji prawo wyłączne na znak towarowy podlega ochronie w sytuacji, gdy jego właściciel jest w stanie wykazać jego rzeczywiste używanie – zaznacza Cezary Romanowski, radca prawny z kancelarii GP Togatus.
– Skoro zatem działanie Hasbro polegające na ponownej rejestracji znaku towarowego „Monopoly” miało na celu obejście prawa, to należy podzielić pogląd Sądu UE, że stanowiło wyraz złej wiary – dodaje.
Powszechna praktyka
Prawnicy Hasbro podczas procesu podkreślali, że ponowna rejestracja znaku jest praktyką nie tylko często stosowaną, lecz także powszechnie akceptowaną. Zdaniem sądu nie wykazali tego jednak w żaden sposób, a nawet gdyby, to i tak nie zmieniłoby to rozstrzygnięcia. Powszechność jakiejś praktyki nie wyklucza bowiem działania w złej wierze.
Także w Polsce firmy wybierają czasem ponowne zgłoszenie znaku zamiast przedłużenia prawa ochronnego. Najnowszy wyrok pokazuje, że powinny wówczas wykazać dodatkowe argumenty niż tylko chęć uproszczenia sobie życia.
– Sprawa pokazuje, jak ważny jest dobór argumentacji przedstawianej w toku postępowania przez zgłaszającego znak. Każdy argument i dowód należy przemyśleć, tak by zamiast pomóc, nie pogrążył. Dotychczas zła wiara dość rzadko stanowiła główną podstawę wniosków o unieważnienie znaku towarowego. Od jakiegoś czasu w orzecznictwie, zarówno unijnym, jak i polskim, poświęca się jej coraz więcej uwagi. Każda z takich spraw dostarcza nowych, cennych wskazówek na temat rozumienia przesłanki złej wiary – podkreśla Lena Marcinoska-Boulangé.
Coraz więcej znaków rejestruje się w UE

orzecznictwo

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/1. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia