Firma Stihl zachowała prawo do używania oznaczenia składającego się z dwóch kolorów dzięki temu, że producent odpowiednio wskazał, jak używane będzie zestawienie barw.
Sąd (UE) wyrokiem z 24 marca 2021 r. (sprawa Stihl vs. EUIPO, sygn. T-193/18) ocalił niemieckiego producenta pilarek przed ostatecznym unieważnieniem jego znaku towarowego – zestawienia dwóch kolorów: pomarańczowego i szarego. Firma w opisie tegoż znaku wyraźnie wskazała bowiem kontekst, w jakim miałby być on używany: kolor pomarańczowy użyty na górnej części pilarki, szary zaś na jej spodzie.
Orzeczenie pokazuje, że choć formalnie od 1 października 2017 r. przestał obowiązywać wymóg dołączania opisów do rejestracji – o ile sposób przedstawienia znaku jest: jasny, precyzyjny, kompletny, łatwo dostępny, czytelny, trwały i obiektywny – to w niektórych sytuacjach warto to zrobić z własnej inicjatywy. Opisy, choć nieobowiązkowe, traktowane są jako integralna część zgłoszenia i bierze się je pod uwagę podczas badania, czy znak posiada zdolność odróżniającą. – Wyrok Sądu (UE) pokazuje, że zwłaszcza w przypadku trudnych do zarejestrowania znaków, np. zestawienia kolorów, warto jest dodać dobry opis – komentuje Kaja Seń, aplikantka adwokacka w kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. K.
Ważny kontekst
Sprawa znaku towarowego Stihla zaczęła się jeszcze w 2015 r., kiedy to firma Giro Travel Company SRL próbowała unieważnić oznaczenie zarejestrowane przez niemieckiego producenta. I początkowo nawet jej się to udało. Izba Odwoławcza stwierdziła wówczas, że przedstawienie graficzne znaku nie wskazuje kształtu i konturów produktów, na których miałby być zamieszczany znak. W związku z tym można byłoby przypuszczać, że Stihl niejako zmonopolizował sobie użycie zestawienia konkretnych kolorów i może używać go w szerokim zakresie.
Teraz jednak Sąd (UE) nie zgodził się z tą decyzją i uznał, że zarejestrowane kolory nie przybierają „wszelkich możliwych kształtów”, lecz zgodnie z opisem do znaku nakładane są na części obudowy pił. To doprecyzowanie nadaje pewne ograniczenia w zakresie prezentowania znaku konsumentom. Dodatkowo sąd wskazał, że przeciętny konsument rzadko ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, lecz musi zaufać ich niedoskonałemu obrazowi, który ma w pamięci.
– Wynika z tego, że niezależnie od kształtu obudowy informacje zawarte w opisie towarzyszącym przedstawieniu graficznemu umożliwiają konsumentowi rozpoznanie w momencie zakupu pił łańcuchowych Stihl – wyjaśnia Kaja Seń. I dodaje, że konsument musi rozpoznać obudowę piły składającą się z dwóch części ‒ górnej w kolorze pomarańczowym i dolnej w kolorze szarym, a różnice w projekcie obudowy odgrywają drugorzędną rolę i nie wykluczają możliwości zidentyfikowania przez konsumenta pił łańcuchowych Stihl.
Zbyt szeroki zakres
Rejestracja zestawień kolorów nie należy do najprostszych. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej negatywnie podchodzi do prób rejestracji znaków barwnych w szerokim zakresie, przez co proces ich rejestracji bywa znacznie wydłużony i często nie przynosi pożądanych efektów. Samo zestawienie dwóch lub więcej kolorów, bez nadania im formy lub konturów, lub samo tylko wymienienie dwóch lub więcej kolorów we wszystkich możliwych do wyobrażenia formach nie spełnia bowiem przesłanek dokładności i trwałości. – Konsumentom trudno jest zapamiętać znak składający się z zestawienia kolorów, skoro tych zestawień może być bardzo dużo. Utrudnia to identyfikację przedsiębiorstwa, z którego znak pochodzi – wyjaśnia Kaja Seń.
Przekonał się o tym producent napojów Red Bull. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 30 listopada 2017 r. (sygn. C-124/18P) utracił on dwa znaki towarowe składające się z zestawienia kolorów srebrnego i niebieskiego. Oznaczenia te nie miały jednak żadnego konkretnego kształtu czy określonych konturów, przez co właściciel takiego znaku mógłby go używać tak naprawdę w dowolny sposób (choć oczywiście tylko do rodzaju usług oraz towarów, dla jakich znak byłby przeznaczony).
‒ Przedsiębiorcy czasami chcą rejestrować znaki „bardzo szeroko”, np. zarejestrować znak w kilkunastu klasach dla towarów, których nie sprzedają, ale może będą sprzedawali w przyszłości. Takie znaki łatwo będzie jednak potem unieważnić. Znak towarowy musi bowiem być rzeczywiście używany do oznaczania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany – twierdzi Kaja Seń.
Monopol na barwę
Rejestracja znaku składającego się z konkretnej barwy lub zestawień barw jest niezwykle trudna, ale możliwa. Pokazała to firma telekomunikacyjna Orange, której udało się zarejestrować charakterystyczny odcień pomarańczowego (dla usług telekomunikacyjnych). Ta sztuka udała się firmie przede wszystkim dzięki temu, że intensywnie używała tego koloru w obrocie. Przedsiębiorstwo było więc w stanie wykazać, że odbiorcy usług telekomunikacyjnych kojarzą dany kolor z konkretną firmą, czyli znak nabył zdolność odróżniającą.
