Trudno przyjąć, aby zarządca targowiska nie miał świadomości handlu podróbkami – uznał sąd w precedensowym wyroku, zaznaczając, że do przypisania odpowiedzialności taka świadomość nie jest nawet konieczna.

To pierwszy w Polsce wyrok, w którym odpowiedzialnością za handel podróbkami obarczono zarządcę targowiska, a nie bezpośrednich sprzedawców. DGP dotarł do jego uzasadnienia. Wynika z niego, że nie ma podstaw, aby uzależniać odpowiedzialność pośrednika, jakim jest zarządca hali targowej, od winy umyślnej. Co więcej, nawet brak świadomości naruszeń nie zwalnia od odpowiedzialności, choć w tej sprawie świadomość ta została dowiedziona.

„Należyta staranność przedsiębiorcy wymaga, aby miał on świadomość tych problemów, które wiążą się z prowadzoną przezeń działalnością – zwłaszcza jeżeli występują one regularnie i powtarzają się. W ocenie sądu apelacyjnego, stosując podwyższony miernik zawodowej staranności przedsiębiorcy, trudno przyjąć, aby pozwany nie miał świadomości, że na administrowanym przezeń targowisku dochodzi do naruszeń praw wyłącznych powoda do znaków towarowych” – podkreślił w uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie. Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew przeciwko zarządcy targowiska, uznając, że o jego odpowiedzialności można byłoby mówić tylko po udowodnieniu mu winy umyślnej i świadomości, że konkretny sprzedawca narusza prawa własności przemysłowej.

– Odmiennie od sądu I instancji SA uznał, że wymóg winy umyślnej dla odpowiedzialności pośrednika oznaczałby istotne jej zawężenie, wbrew orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co więcej, odpowiedzialność pośrednika jest niezależna nie tylko od jego winy umyślnej, lecz nawet od świadomości, że dostarczane przez niego usługi są wykorzystywane do naruszenia praw wyłącznych. Ta ostatnia okoliczność może mieć natomiast znaczenie dla ustalenia zakresu odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej – zwraca uwagę Jakub Kozak, radca prawny z kancelarii Hasik Rheims i Partnerzy, która wniosła powództwo w tej sprawie.

W zgodzie z unijnym orzecznictwem

Proces wytoczyła znana francuska firma odzieżowa. Jej przedstawiciele codziennie odnajdują na polskich targowiskach podrabiane produkty oznaczane logo swej marki. Policja lub Izba Skarbowa prowadzą działania, wszczynane są sprawy karne. Sam proceder jednak dalej kwitnie. Dlatego też prawnicy reprezentujący firmę poza sprawami prowadzonymi bezpośrednio przeciwko handlarzom postanowili pozwać zarządcę targowiska przy ul. Bakalarskiej w Warszawie. W pierwszej instancji sąd uznał jednak, że pośrednik nie może ponosić odpowiedzialności za czyny handlarzy. Odpowiedzialność ta wchodziłaby w grę tylko wtedy, gdyby nie zareagował na konkretne zgłoszenie, dotyczące konkretnego sprzedawcy, którego winę potwierdzałyby prawomocny wyrok czy decyzja administracyjna.

Sąd II instancji doszedł do odmiennych wniosków. Odwołał się do wyroku TSUE z 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15.

„W świetle powołanego orzecznictwa – zdaniem SA nie ma podstaw, aby uzależniać odpowiedzialność pośrednika od winy umyślnej, a nawet – od świadomości pośrednika co do tego, że dostarczane przezeń usługi wykorzystywane są do naruszenia praw wyłącznych” – można przeczytać w uzasadnieniu wyroku.

Sąd oparł się na art. 296 ust. 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1170 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem roszczenia można wysuwać także przeciwko osobie, „z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy”.

– W ocenie sądu art. 296 ust. 3 ustawy p.w.p. stanowi samodzielną podstawę odpowiedzialności osoby, z której usług korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy, i nie ma podstaw, aby stosować do niej przesłanki odpowiedzialności z art. 422 kodeksu cywilnego – zwraca uwagę radca prawny Adrian Nosal z kancelarii reprezentującej powoda.

Doktor Anna Sokołowska -Ławniczak, rzeczniczka patentowa i partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, uważa, że wyrok będzie miał duże znaczenie w walce z handlem towarami podrobionymi.

– Nie jest tajemnicą, że to właśnie w centrach handlowych lub na targowiskach takie towary występują nagminnie, a próba ich zwalczania przez uprawnionych z praw własności intelektualnej nierzadko przypomina walkę z wiatrakami. W świetle tego rozstrzygnięcia, oczywiście skutecznego tylko między stronami postępowania, ale jednak mogącego dać początek pewnej linii orzeczniczej, właściciel centrum handlowego został bez wątpienia uznany za podmiot odpowiedzialny pośrednio za naruszenie praw do znaku towarowego (w świetle art. 296 ust. 3 p.w.p.), a jego odpowiedzialność jest niezależna od winy – komentuje.

Niezbędne klauzule w umowach

SA zobowiązał zarządcę, by nie zawierał nowych umów i nie przedłużał już obowiązujących z handlarzami, którzy naruszali prawa ochronne do znaku towarowego, co potwierdziły wyrok sądowy lub ostateczna decyzja organu administracji. Dodatkowo do wszystkich zawieranych umów musi wprowadzić klauzulę zakazującą handlu podróbkami i pozwalającą na wypowiedzenie umowy w przypadku złamania takiego zakazu.

– Sąd w świetle art. 11 dyrektywy 2004/48/WE oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości prawidłowo przyjął, że pośrednikowi nie tylko można zakazać podejmowania określonych działań wspierających naruszenia, lecz także nałożyć na niego dalej idące obowiązki. Obowiązki te powinny zmierzać do skutecznego zapobiegania naruszeniom w przyszłości i nie powinny tworzyć ograniczeń dla przedsiębiorców działających zgodnie z prawem. Takie podejście sądów z pewnością ułatwi walkę z podróbkami, które wciąż zalewają polski i europejski rynek – ocenia Mateusz Dubek, adwokat z kancelarii Bird & Bird.

Powód dodatkowo się domagał, by zarządca zainstalował monitoring i przeprowadzał cykliczne kontrole stoisk, sprawdzające, czy nie sprzedaje się na nich podróbek. Te żądania sąd uznał jednak za zbyt daleko idące. Nie udowodniono bowiem, by montaż monitoringu był działaniem proporcjonalnym. Konieczne byłoby tu chociażby przedstawienie wysokości kosztów związanych z instalowaniem kamer. Z kolei kontrole oznaczałyby, że to prywatny podmiot przesądzałby o legalności sprzedawanych produktów.

Mecenas Dubek nie jest zdziwiony takim rozstrzygnięciem sądu.

– W mej ocenie powinno ono jednak wynikać z innych niż opisane w wyroku przyczyn. Nałożenie takich szerokich obowiązków na wydzierżawiającego wykraczałoby poza kryteria przyjęte przez TSUE w wyroku w sprawie C-494/15. Trybunał wskazał w nim, że nie można wymagać od pośrednika ogólnego nadzorowania wszystkich kontrahentów. Dozwolone jest natomiast nałożenie na wynajmującego obiekt obowiązków, które mają zapobiec powtórnym naruszeniom przez wcześniejszych naruszycieli – zaznacza adwokat.

Trzeba reagować na naruszenia

Precedensem w tej sprawie jest również zasądzenie odszkodowania od zarządcy targowiska. Wyniosło ono nieco ponad 6 tys. zł, co – jak przyznaje kancelaria reprezentująca powoda – miało mieć wymiar symboliczny i służyć bardziej przetarciu szlaku do odpowiedzialności odszkodowawczej.

– SA uznał, że określenie odszkodowania od pośrednika w taki sposób, w jaki określa się odszkodowanie od bezpośredniego naruszyciela, nie uchybia zasadzie proporcjonalności. Jednocześnie zauważył, że w sytuacji braku winy lub świadomości po stronie pośrednika jego odpowiedzialność odszkodowawcza w takim samym zakresie, jak odpowiedzialność odszkodowawcza naruszyciela, budziłaby wątpliwości pod względem proporcjonalności – wyjaśnia Eric Rheims z kancelarii Hasik Rheims i Partnerzy, zaznaczając, że w tej sprawie świadomość naruszeń dokonywanych na targowisku została zarządcy udowodniona.

Jeśli opisywany wyrok stanie się początkiem nowej linii orzeczniczej, to właściciele hal i targowisk nie będą już mogli tolerować na swym terenie handlu podróbkami, gdyż odbije się to na ich kieszeni.

– Aby uniknąć takiej odpowiedzialności, właściciel powinien podjąć działania prewencyjne, chociażby poprzez zawarcie odpowiednich klauzul w umowach najmu i dzierżawy, jak również odpowiednio reagować w momencie poinformowania go przez uprawnionego o fakcie naruszenia praw własności. Być może dobrym wzorcem są tutaj platformy internetowe i ich programy mające na celu ochronę praw własności intelektualnej – podpowiada dr Anna Sokołowska-Ławniczak.©℗

ikona lupy />
Najwięcej podróbek pochodzi z Chin / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe

orzecznictwo