Trwają prace nad nową ustawą – Prawo własności przemysłowej. W uzasadnieniu do niej wskazuje się m.in. na istnienie obszarów, w których dalsza zmiana i harmonizacja z regulacjami unijnymi mogłaby mieć korzystny wpływ na zwiększenie konkurencyjności i osiągnięcie stałego wzrostu gospodarczego.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na problem statusu niezarejestrowanych znaków towarowych. Ustawodawca ma bowiem szansę na dokonanie zmiany, która w znacznie większym niż obecnie stopniu uwzględniałaby rzeczywisty stan rynkowy i interesy przedsiębiorców używających oznaczeń. Przyczyniłoby się to do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców dotyczącego prowadzonych przedsięwzięć, co pozwoliło na przybliżenie do zakładanych powyższej dalekosiężnych celów.

Podwójna ochrona

Dla przypomnienia, w świetle obowiązującej ustawy ochronie podlega co do zasady zarejestrowany znak towarowy. Znak niezarejestrowany, a więc wyłącznie używany (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi znaku powszechnie znanego), może być chroniony na gruncie art. 5 lub art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) w ramach określonego nią reżimu.
Ochrona przyznana przez obie ustawy jest co do zasady niezależna, choć można dochodzić jej kumulatywnie. Na gruncie prawa własności przemysłowej uznaje się (choć są głosy przeciwne), że wcześniej używany niezarejestrowany znak nie może stanowić podstawy do sprzeciwu lub unieważnienia późniejszego znaku zarejestrowanego, chyba że zachodzą przesłanki uznania go za znak powszechnie znany lub zgłoszenie nastąpiło w złej wierze.
Powyższe wynika z braku uznania, że ochrona przyznana na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji kreuje prawo majątkowe (podmiotowe), a tylko takie prawo może być przeciwstawione zgłoszeniu znaku towarowego w świetle aktualnego brzmienia art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.).

Roszczenia za naruszenie

Powyższe ma znaczące konsekwencje w obszarze realizacji prawa. Powoduje bowiem, że podmiot, który uzyskał formalne i późniejsze prawo ochronne na znak towarowy, może dochodzić od podmiotu, który „tylko” używał swojego znaku na rynku, roszczeń związanych z naruszeniem prawa do znaku zarejestrowanego.
Przedsiębiorcy wyłącznie używającemu znaku pozostaje powołanie się na prawa używacza uprzedniego (jednak tylko wtedy, gdy prowadzi lokalną działalność w małych rozmiarach), wykazywanie braku możliwości wystąpienia ryzyka wprowadzenia w błąd (art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.) lub wskazywania na ogólne warunki nadużycia prawa z art. 5 kodeksu cywilnego.
Wbrew pozorom takie sytuacje jak wskazana wyżej nie należą do rzadkości, a żądania zaniechania używania znaku kierowane przez „świeżo uprawnionych” często są połączone z żądaniami zapłaty opłaty licencyjnej za dalsze korzystanie ze znaku. W jednej ze spraw prowadzonych przez naszą kancelarię do restauratora prowadzącego przez osiem lat lokal pod pewnym oznaczeniem zwrócił się podmiot, który zarejestrował identyczny słowny znak towarowy dla usług restauracyjnych i zażądał zaniechania dalszego korzystania. Podmiot ten jeszcze przed wytoczeniem powództwa uzyskał zabezpieczenie swoich roszczeń przez zakazanie korzystania przez restauratora ze swojego oznaczenia na czas procesu. Właściciel restauracji stanął więc przed realną wizją natychmiastowej zmiany nazwy lokalu i wszystkich związanych z tym elementów identyfikacyjnych tylko dlatego, że nie dokonał formalnej rejestracji prawa do znaku towarowego. Powództwo w tej konkretnie sprawie zostało ostatecznie oddalone, ale wynik sprawy nie był przesądzony.
W innej sprawie (na razie na etapie przedsądowym) od przedsiębiorcy prowadzącego przez 12 lat pensjonat „świeżo uprawniony” posiadacz prawa do znaku towarowego zażądał zapłaty 50 tys. zł z tytułu opłaty licencyjnej za korzystanie ze znaku.
Z perspektywy przedsiębiorcy wyłącznie używającego swojego oznaczenia powyższe scenariusze są absurdalne, ale zdarzają się w praktyce. Istniejący model ochrony nie daje zaś pewnych i skutecznych instrumentów obrony przeciwko przytoczonym żądaniom.

Zapewnienie równowagi

Powyższe powinno skłaniać do zastanowienia, czy na pewno system ochrony oznaczeń, który promuje formalną rejestrację przed realnym używaniem, jest systemem realizującym właściwy poziom ochrony interesów przedsiębiorców. Wszak jednym z celów prawa znaków towarowych podkreślanym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE jest zapewnienie równowagi między interesami właściciela znaku towarowego w zapewnieniu podstawowej funkcji tego znaku a interesami innych uczestników obrotu gospodarczego w możliwości dysponowania oznaczeniami mogącymi określać ich towary i usługi (wyrok TSUE z 2 czerwca 2022 r. w sprawie C 112/21P pkt 49).
Trwające prace legislacyjne są okazją do rozpoczęcia dyskusji i wprowadzenia stosownych zmian. Warto wskazać, że spór nad statusem niezarejestrowanych znaków towarowych trwa od lat. Niektórzy – jak niżej podpisani – uważają, że prawo do znaku niezarejestrowanego jest prawem majątkowym nawet na gruncie aktualnego brzmienia przepisów, na co dowodem mogą być poglądy wyrażane przez Sąd Najwyższy w orzecznictwie dotyczącym ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jesteśmy jednak zwolennikami wprowadzenia zmiany legislacyjnej, bo wyeliminowałaby ona kluczowy argument przeciwników uznania takiej ochrony na gruncie ustawy prawo własności przemysłowej, a więc „brak wyraźnej woli ustawodawcy” w tym przedmiocie.
Warto wskazać, że dyrektywa Parlamentu i Rady 2015/2436 harmonizująca prawo znaków towarowych w art. 5 ust. 4 zawiera normę uprawniającą państwo członkowskie do wprowadzenia postulowanej ochrony. Istnieje ona np. w Niemczech i Austrii. Warto pamiętać, że ochrona ta ma znaczenie również ponadkrajowe. Lokalne prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego może być bowiem podstawą sprzeciwu lub unieważnienia prawa do unijnego znaku towarowego (art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001). Postulowana zmiana wzmocniłaby więc również pozycję polskich przedsiębiorców w relacji do ich konkurentów z krajów posiadających taką ochronę. Obecnie przedsiębiorca np. niemiecki, powołując się na swoje lokalne prawo do znaku niezarejestrowanego, może zablokować zgłoszenie unijnego znaku towarowego przez przedsiębiorcę z Polski, który jest pozbawiony takiej możliwości w odwrotnej sytuacji. Dodatkowo zaś jest narażony na roszczenia naruszenia unijnego znaku towarowego na terenie Polski.
Analiza treści projektu ustawy nie pozostawia złudzeń. Ustawodawca nie dostrzegł potrzeby zmian w omówionym obszarze, a projektowany art. 173 ust. 1 pkt 1 p.w.p. stanowi kalkę dotychczasowej regulacji (art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p.). Zamiast tego stawia na jeszcze łatwiejsze uzyskiwanie wyłącznie formalnych i „papierowych” praw na wzory użytkowe. Tego rodzaju kierunek, jak pokazuje praktyka rejestracji i wykorzystywania wzorów przemysłowych, może mieć wbrew założeniom wymiar w dużej mierze antyrynkowy, bo prawa te będą narzędziem blokującym konkurencję, a więc ograniczającym rozwój.©℗
Jesteśmy zwolennikami wprowadzenia zmiany legislacyjnej, bo wyeliminowałaby ona kluczowy argument przeciwników uznania takiej ochrony na gruncie ustawy prawo własności przemysłowej, a więc „brak wyraźnej woli ustawodawcy” w tym przedmiocie