Zgłaszając znak towarowy bardzo często układamy jak najszerszy wykaz towarów i usług, dla których znak będzie przeznaczony. Skoro w tej samej klasie można ująć więcej towarów bez ponoszenia dodatkowych kosztów, czemu by tego nie zrobić? Zwłaszcza, że po dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego, nie ma możliwości dopisania kolejnych towarów i usług do wykazu. Aby coś dodać, trzeba by zgłosić całkowicie nowy znak towarowy.

Reklama

Jak używać zgłoszony znak towarowy

Pozostaje jednak jeszcze kwestia używania zarejestrowanego znaku towarowego. Zgodnie z przepisami, w ciągu 5 lat od daty rejestracji znaku towarowego, należy rozpocząć jego używanie dla zarejestrowanych towarów i usług. Oznacza to, że przez pierwsze pięć lat nie musimy używać w obrocie znaku towarowego, ale już w momencie upływu 5-letniego okresu ulgowego, nasze prawo na znak towarowy podlega obowiązkowi używania i może zostać wygaszone w całości lub w części dla towarów i usług, dla których nie jest ono wykorzystywane.

Reklama

Jeśli więc przykładowo, rejestracja znaku obejmuje karmę dla zwierząt i żwirek dla kotów, a właściciel znaku wprowadza na rynek szeroką kategorię karm, prawo ochronne na znak może zostać wygaszone dla żwirku. Regulacje takie, mają chronić rynek przed jego nadmierną monopolizacją.

Apple straciło Think Different

Strategie marketingowe firm zmieniają się. Loga są odświeżane, a slogany są zastępowane nowymi. To sprawia, że znaki towarowe dezaktualizują się i przestają być używane. A jak już wiadomo, brak rzeczywistego używania rynkowego znaku prowadzi do wygaśnięcia jego ochrony. Przekonała się o tym korporacja Apple, której wygaszono w tym roku trzy słowne znaki towarowe Think Different. Slogan zapewne znany i może kojarzyć się z logiem białego jabłka. Jak się jednak okazało, korporacja nie używała zarejestrowanego sloganu od wielu lat.

Ten znak towarowy został zgłoszony już w 1998 roku na terytorium Unii Europejskiej. Jak stwierdzono w trakcie postępowania, od 2011 roku slogan nie był używany w sposób należyty, a jego używanie ograniczało się do niewielkiego napisu na opakowaniu komputerów iMac, który zdaniem organu jest niezauważalny i pomijany przez konsumentów w odbiorze.

Czym jest rzeczywiste używanie znaku towarowego?

W łączonych sprawach T-26/21, T 27/21 i T-28/21, sąd przywołał definicję, że rzeczywiste używanie znaku towarowego ma miejsce wówczas, gdy znak ten jest używany zgodnie z jego podstawową funkcją, którą jest zagwarantowanie tożsamości pochodzenia towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, w celu stworzenia lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów lub usług. Rzeczywiste używanie nie obejmuje symbolicznego używania w wyłącznym celu zachowania praw przyznanych przez znak towarowy (zob. wyrok z dnia 8 lipca 2004 r., Sunrider przeciwko OHIM - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T 203/02, EU: T:2004:225, pkt 39 i przytoczone orzecznictwo). A zatem, umiejscowienie znaku towarowego w niezauważalnym dla odbiorcy miejscu, może tak jak i w tej sprawie, być uznane za niewystarczające dla utrzymania ochrony znaku towarowego.

Ponadto, przy dokonywaniu wykładni pojęcia rzeczywistego używania należy wziąć pod uwagę, że uzasadnieniem wymogu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego nie jest ocena sukcesu handlowego ani weryfikacja strategii gospodarczej przedsiębiorstwa, ani też nie ma on na celu ograniczenia ochrony znaku towarowego do przypadku, gdy znaki towarowe są używane na szeroką skalę (zob. wyrok z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie MFE Marienfelde przeciwko OHIM - Vétoquinol (HIPOVITON), T 334/01, EU:T:2004:223, pkt 32
i przytoczone orzecznictwo) [pkt 62 wyroku z 08.06.2022 tłum. własne]. Oznacza to, że nawet jeśli produkt osiągnął popularność i rozpoznawalność to nie jest równoznaczne z tym, że znak towarowy jest właściwie używany według właściwych przepisów.

Kolejną przesłanką dla rzeczywistego używania znaku towarowego jest zbadanie mające na celu ustalenie wszystkich faktów i okoliczności mających znaczenie dla ustalenia czy wykorzystania handlowe znaku jest rzeczywiste – przede wszystkim czy odbiorcy postrzegają oznaczenie jako znak torowy w danym sektorze rynku, a także jaki charakter produktów i usług, cechy charakterystyczne branży oraz częstotliwość używania znaku i skalę [pkt 63 wyroku z 8 czerwca 2022 tłum. własne, wyrok z dnia 8 lipca 2004 r., VITAFRUIT, T 203/02, EU: T:2004:225, pkt 40 i przytoczone orzecznictwo].

Rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może zostać udowodnione za pomocą prawdopodobieństwa lub przypuszczeń, lecz musi zostać wykazane za pomocą solidnych i obiektywnych dowodów rzeczywistego i wystarczającego używania znaku towarowego na danym rynku (zob. wyrok z dnia 15 września 2011 r., centrotherm Clean Solutions przeciwko OHIM - Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T 427/09, EU:T:2011:480, pkt 30 i przytoczone orzecznictwo) [pkt 65 wyroku z 08.06.2022 tłum. własne].

W sprawie Think Different sąd skupił się na zbadaniu między innymi poziomu uwagi właściwego kręgu odbiorców, procesu zakupu i znaczeniu specyfikacji technicznych spornych towarów.

Apple broni Think Different. Bezskutecznie

Apple podnosił, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła orzecznictwa, zgodnie z którym konsumenci przywiązują dużą wagę do zakupu trwałych i wysoce technicznych towarów, a jednocześnie dokładnie sprawdzają ich specyfikacje techniczne. Apple stwierdził, że Izba Odwoławcza doszła zatem do błędnego wniosku, że właściwy krąg odbiorców przeoczyłby górną część opakowania komputerów iMac zawierającą ich specyfikacje. Z kolei, Izba Odwoławcza wskazała, że znaki THINK DIFFERENT zajmowały jedynie dość nieznaczące miejsce obok kodu kreskowego.

Apple twierdziło również, że w rozpatrywanym okresie na terytorium Unii Europejskiej sprzedał ponad cztery miliony komputerów iMac pod znakiem towarowym THINK DIFFERENT. Potwierdzone to zostało oświadczeniem dyrektora działu prawnego. Sąd zgodził się z EUIPO, że zeznanie świadka sporządzone przez dyrektora działu prawnego Apple, nie może mieć takiej samej wiarygodności i rzetelności jak zeznanie osoby trzeciej lub osoby niezależnej od danej spółki. W związku z tym sąd potwierdził, że oświadczenie to jest samo w sobie niewystarczające i stanowi jedynie wskazówkę, która musi zostać potwierdzona dalszymi dowodami (zob. podobnie wyrok z dnia 21 września 2017 r., Repsol YPF przeciwko EUIPO - Basic (BASIC), T 609/15, EU:T:2017:640, pkt 64 i przytoczone orzecznictwo) [pkt 78 wyroku z 08.06.2022 tłum.własne]. Apple nie przełożyło jednak innych dowodów w celu wykazania wartości sprzedaży.

Organy odniosły się również do oceny charakteru odróżniającego znaków Think Different, wskazując, że znaki te w połączeniu ze znakiem towarowym Macintosh byłyby rozumiane jako przekaz promocyjny zachęcający konsumentów do innego sposobu myślenia, innymi słowy do „myślenia poza schematami”. W zaskarżonych przez Apple decyzjach Izba Odwoławcza stwierdziła, że samoistny charakter odróżniający spornych znaków towarowych, a tym samym ich zdolność do pełnienia podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia danych towarów, należy uznać za raczej słaby, co czyni jeszcze mniej prawdopodobnym przypisywanie im przez anglojęzycznych konsumentów funkcji znaku towarowego [pkt 96 wyroku z 08.06.2022 tłum. Własne, oraz pkt.32-33 zaskarżonych decyzji].

Na podstawie wszystkich analizowanych okoliczności, sąd potwierdził, że sposób w jaki znaki Think Different są używane na opakowaniach komputerów iMac, nie daje podstaw do stwierdzenia, że były one używane jako znaki towarowe, czyli zgodnie z ich podstawową funkcją polegającą na wskazywaniu pochodzenia handlowego danych towarów [pkt 94 wyroku z 8 czerwca 2022 tłum. własne], tym samym, prawa na znaki towarowe podlegają wygaśnięciu.

Jak pokazuje niniejsza sprawa, nawet znany znak może zostać wygaszony, jeśli przestał być rzeczywiście używany w obrocie rynkowym. Sukces marketingowy sprzed 10 lat nie wystarczy dla utrzymania stałej i silnej ochrony znaku towarowego i własnej marki.

Nina Jankowska, rzecznik patentowy, Kancelaria Patentowa PATPOL

Opracowano na podstawie JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Sixth Chamber) 8 June 2022 (*) in Cases T 26/21 to T 28/21, Apple Inc. vs EUIPO and watch AG.