Co z już zarejestrowanymi unijnymi znakami towarowymi i wspólnotowymi wzorami przemysłowymi?
Nowa umowa o wystąpieniu wprowadza pewną przydatną strukturę i warunki dla istniejących unijnych znaków towarowych (czy też wspólnotowych wzorów przemysłowych) lub tych, którzy rozważają złożenie wniosku w nadchodzących miesiącach. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę.

„Klonowanie” zarejestrowany unijnych znaków towarowych
Zgodnie z postanowieniami umowy wszystkie znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej również jako: „EUIPO”) w „Dniu Wyjścia” zostaną automatycznie „sklonowane” do rejestru krajowych znaków towarowych Wielkiej Brytanii. W konsekwencji, uprawniony do unijnego znaku towarowego zarejestrowanego do 31 grudnia 2020 r. będzie również właścicielem analogicznego znaku towarowego zarejestrowanego krajowo w Wielkiej Brytanii.

„Sklonowany” znak będzie posiadał taką samą datę zgłoszenia, rejestracji, pierwszeństwa oraz wykaz towarów i usług jak znak unijny. Również numer rejestracji takiego znaku towarowego będzie łatwy do zidentyfikowania. Zgodnie z przewidywaniami, brytyjski Intellectual Property Office (IPO) zapewni sposób identyfikacji nowych „sklonowanych” praw brytyjskich i odróżnienia ich od już istniejących brytyjskich znaków towarowych. Liczba przypisana do „sklonowanego” znaku będzie ostatnimi 8 cyframi unijnego znaku towarowego z prefiksem UK009.

Analogicznie rzecz się ma w odniesieniu do wspólnotowych wzorów przemysłowych oraz międzynarodowych rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych, których ochrona została uznana w Unii Europejskiej do „Dnia wyjścia”. Wspólnotowe wzory przemysłowe oraz międzynarodowe znaki i wzory zostaną automatycznie skopiowane do rejestru IPO jako znaki/wzory krajowe.
Należy również dodać, że tego rodzaju rozwiązanie nie jest związane z żadnymi dodatkowymi kosztami po stronie uprawnionego.

Brexit a zgłoszone unijne znaki towarowe i wspólnotowe wzory przemysłowe
Unijne znaki towarowe oraz wspólnotowe wzory przemysłowe, które do „Dnia wyjścia” będą znajdowały się nadal w fazie zgłoszeniowej, nie zostaną automatycznie „skopiowane” jako krajowe znaki i wzory Wielkiej Brytanii. Aby kontynuować procedurę rejestracji również na terytorium Wielkiej Brytanii zgłaszający będą musieli złożyć odpowiednie wnioski w terminie 9 miesięcy od dnia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (licząc od 31 grudnia 2020 r.). Terminowe złożenie takiego wniosku umożliwi zachowanie daty pierwszeństwa wskazanej w EUIPO, nadanej zgłoszonym znakom i wzorom. Warunkiem jest jednak, aby wnioskowany znak/wzór były identyczne ze zgłoszeniem w EUIPO.

Kolejną różnicą pomiędzy prawami będącymi w fazie zgłoszenia a zarejestrowanymi unijnymi znakami towarowymi/wspólnotowymi wzorami przemysłowymi jest konieczność uiszczenia dodatkowych opłat wymaganych w procedurze krajowej przed IPO oraz obowiązek ustanawiania brytyjskiego pełnomocnika. Zakładając, że zgłoszenie unijnego znaku towarowego przebiega bezproblemowo (nie zostanie złożony żaden sprzeciw), rejestracja następuje zazwyczaj po około pięciu miesiącach. Na rejestracja wzoru wspólnotowego zaczekamy natomiast około 2 tygodni. Dlatego też, warto rozważyć wykorzystanie pozostałego okresu do 31 grudnia 2020 r. i postarać się o rejestrację unijnego znaku towarowego czy też wspólnotowego wzoru przemysłowego, których ochrona obejmie swym zasięgiem wszystkie 28 państw, włącznie z Wielką Brytanią.

Brexit a przedłużanie zarejestrowanych znaków towarowych i wzorów przemysłowych
Przedłużenie ochrony „skopiowanych” zarejestrowanych znaków towarowych i wzorów przemysłowych (dotychczasowych unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych) będzie regulowane przez prawo krajowe Wielkiej Brytanii, a co za tym idzie przedłużenie ochrony takich praw będzie wymagało uiszczenia dodatkowych opłat na rzecz IPO.
W konsekwencji, właściciele „skopiowanych” praw będą zobowiązani do zapłaty opłat urzędowych zarówno do EUIPO (przedłużenie ochrony w zakresie 27 państw UE) oraz dokonania osobnego przedłużenia w IPO (przedłużenie ochrony w Wielkiej Brytanii).

Brexit a licencje i porozumienia
Kwestia licencji (porozumień) pozostaje niezmieniona. Licencje, które zostały udzielone względem unijnych znaków towarowych będą nadal obowiązywać w Wielkiej Brytanii. Co więcej, wszelkie licencje lub porozumienia związane z unijnymi znakami i zezwalające na działanie w Wielkiej Brytanii będą traktowane tak, jakby dotyczyły „skopiowanego” znaku brytyjskiego.
Z pewnością warto zweryfikować zawarte umowy i porozumienia odnoszące się do UE (związane m.in. z licencjami) i w razie konieczności dostosować je do nowo powstałych „skopiowanych” praw.

Brexit a używanie znaku towarowego
Umowa przewiduje również preferencyjne rozwiązania w kwestii używania „skopiowanych” znaków towarowych. Uprawnieni do znaków towarowych, które zostały „sklonowane” jako krajowe znaki brytyjskie, a nie były używane we wskazanym okresie w Wielkiej Brytanii, nie muszą mieć powodów do obaw. Nowe prawo wskazuje, że każde użycie znaku towarowego w Unii Europejskiej dokonane przed „Dniem wyjścia” (zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i poza nią) będzie liczone przez IPO jako używanie „skopiowanego” znaku brytyjskiego. „Sklonowane” znaki towarowe będą podlegały obowiązkowi używania ich na terenie Wielkiej Brytanii dopiero po upływie 5 lat od daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Renoma znaku
Właściciel znaku towarowego Unii Europejskiej, który zyskał renomę w Unii, jest uprawniony do wykonywania w Zjednoczonym Królestwie praw równoważnych do zakończenia okresu przejściowego. Renoma takiego znaku w UE (ale niekoniecznie w Wielkiej Brytanii) zostanie wzięta pod uwagę. Po okresie przejściowym ciągłość renomy takiego znaku towarowego będzie opierała się na jego używaniu w Wielkiej Brytanii.

IPO i toczące się postępowania sądowe
Sądy brytyjskie mają obecnie prawo prowadzić sprawy jako sądy Unii Europejskiej w postępowaniach dotyczących unijnych znaków towarowych. Postępowania toczące się w „Dniu wyjścia” Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będą nadal rozpatrywane przez sądy brytyjskie, ale wszelkie środki prawne będą miały zastosowanie wyłącznie do „skopiowanych” brytyjskich znaków towarowych.

Dotychczasowe regulacje gwarantowały ochronę unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych we wszystkich 28 krajach Unii Europejskiej. Na skutek BREXIT-u ochrona ta zostanie zawężona do 27 państw. W efekcie, aby uzyskać taką samą jak dotąd ochronę geograficzną w przyszłości, czyli zapewnić ochronę zarówno w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, konieczne będzie złożenie wniosku o rejestrację zarówno w UE jak i w Wielkiej Brytanii.

Andrzej Przytuła - adwokat, partner w kancelarii KONDRAT i Partnerzy
Monika Faszcza - aplikantka rzecznikowska w kancelarii KONDRAT i Partnerzy