Przez błędną interpretację unijnej dyrektywy sądy nie wiedzą, czy mogą orzekać np. zniszczenie produktów nielegalnie wprowadzonych do obrotu. Rząd chce to naprawić.
Poprawiony ma zostać art. 286 Prawa własności przemysłowej - dowiedział się DGP od dobrze poinformowanej osoby. Obecnie projekt nowelizacji ustawy jest już po konsultacjach (nr z wykazu UD263). Zmiana ma być wprowadzona w taki sposób, aby wspomniany przepis był bliższy brzmieniu regulacji z unijnej dyrektywy. Dzięki temu będzie można żądać zasądzenia wybranego środka naprawczego (np. wycofania z obrotu bądź zniszczenia) względem towarów pochodzących z importu równoległego także w sytuacji, gdy te zostały wprowadzone na określony rynek bez udziału podmiotu uprawnionego. Rząd chce tym samym naprawić błąd w implementacji przepisu, zanim jeszcze w tej sprawie wypowie się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Zawężające brzmienie
Kłopot jest związany z niewłaściwą implementacją art. 10 dyrektywy nr 2004/48/WE z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. L 157/45). Zgodnie z tym przepisem państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie środki naprawcze podmiotom uprawnionym względem towarów, wobec których stwierdzono naruszenie praw własności intelektualnej. Środki takie powinny obejmować: wycofanie lub definitywne usunięcie z handlu albo zniszczenie towarów. Organy sądowe powinny zarządzać wykonanie tych środków na koszt naruszającego, chyba że przywołane zostałyby przyczyny, aby tego nie robić. Rozpatrując żądanie uprawnionego do zastosowania odpowiednich środków naprawczych, organy sądowe powinny brać pod uwagę zachowanie proporcjonalności między powagą naruszenia a wybranymi środkami, a także interesy stron trzecich.
Przepis ten został implementowany do polskiego prawa w postaci art. 286 prawa własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324; dalej: p.w.p.). Na jego podstawie sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o środkach względem towarów będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wyrobach oraz elementach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia.
Jaka jest różnica między unijną dyrektywą a naszym prawem? Otóż ta pierwsza stanowi, że środki naprawcze stosuje się do towarów, wobec których stwierdzono naruszenie. Polskie przepisy mówią zaś tylko o towarach bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych. Tym samym regulacja nie obejmuje produktów, które zostały wytworzone lub oznaczone zgodnie z przepisami, ale zostały wprowadzone na określony rynek bez udziału podmiotu uprawnionego. Dla przykładu - na rynku w Serbii są sprzedawane legalnie wprowadzone do obrotu towary producenta obuwia. Pewien przedsiębiorca kupuje je i przywozi na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu odsprzedaży po wyższej cenie. Towary zostają jednak zatrzymane np. na terenie Polski przez rodzimych celników. Uprawniony wnosi do sądu o zniszczenie takich towarów, bo taki jest też preferowany przez przedsiębiorców środek naprawczy. I sądy, analizując brzmienie art. 286 p.w.p., są w kropce.
- Często mamy do czynienia z sytuacją, w której właściciel znaku towarowego uzyskał pozytywne orzeczenie w postępowaniu o naruszenie. Towary wciąż jednak pozostają własnością naruszyciela - mówi Alicja Rytel, adwokat w kancelarii Patpol Legal. I dodaje, że tym samym właściciele znaku towarowego nie mają całkowitej pewności, co stanie się z towarami z importu równoległego, nawet po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia w sprawie.
- Przez zawężające brzmienie polskiego przepisu nie wiadomo, czy sąd może w ogóle uwzględnić żądanie zniszczenia towarów z importu równoległego, stwierdzając naruszenie praw - wyjaśnia mec. Rytel.
Wystarczy mała poprawka
Niektóre sądy postanawiały, pomimo zawężającego brzmienia rodzimej ustawy, kierować się przepisem dyrektywy. Tak było chociażby w przypadku warszawskiego Sądu Apelacyjnego, który w wyroku z 20 września 2018 r. (sygn. akt VII AGa 702/18) zastosował prounijną wykładnię art. 286 p.w.p. i postanowił orzec środek naprawczy w postaci zniszczenia towarów pochodzących z importu równoległego. Chodziło w tym wypadku o testery, czyli towary zawierające na opakowaniach informację: „Nie do sprzedaży”. Polska spółka, która je dystrybuowała na terenie EOG, wniosła skargę kasacyjną od tego wyroku do Sądu Najwyższego. Ten zaś 20 grudnia 2020 r. wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem, czy państwa członkowskie mogły implementować art. 10 dyrektywy 2004/48/WE w taki sposób, że środki naprawcze nie są stosowane wobec towarów z importu równoległego. Do dziś nie doczekaliśmy się rozstrzygnięcia tej kwestii przez TSUE.
Okazuje się jednak, że sprawa może zostać rozwiązana przez rodzimego projektodawcę przy okazji procedowanej nowelizacji ustawy - Prawo własności przemysłowej, do której możliwość składania uwag zakończyła się 24 czerwca br. Wiemy, że postulat o poprawną implementację unijnej dyrektywy zgłosiło chociażby Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej AIPPI Polska. Bartosz Krakowiak, przewodniczący tego stowarzyszenia oraz rzecznik patentowy i członek zarządu w kancelarii rzeczników patentowych POLSERVICE, mówi nam, że faktycznie istnieje szansa na przyjęcie odpowiedniej poprawki art. 286 p.w.p.
W jaki sposób poprawić ten przepis? To proste - wystarczy zastąpić frazę „bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych towarów” frazą bezpośrednio z unijnej dyrektywy - „wytworów, co do których stwierdzono naruszenie prawa”.
- Takie brzmienie przepisu byłoby tożsame z dyrektywą. I pozwoliłoby na uwzględnienie przypadków, w których naruszenie nie jest wynikiem bezprawnego wytworzenia lub oznaczenia wytworów, ale np. ich wprowadzenia do obrotu - konkluduje mec. Bartosz Krakowiak. ©℗
