Rejestracja znaku towarowego to za mało, by wyeliminować ryzyko przywłaszczenia domeny przez nieuczciwego konkurenta, natomiast zwiększa szansę na skuteczną walkę z procederem. W sporze przed sądem można wykorzystać zarzut pasożytnictwa czy wprowadzania w błąd

Alicja Rytel adwokat PATPOL LEGAL Piróg i Wspólnicy
Własna strona internetowa prowadzona pod atrakcyjną domeną to podstawowa platforma komunikacji przedsiębiorcy z klientami. Niestety zdarza się, że konkurenci dokonują nieuczciwych rejestracji odwołujących się do rozpoznawalności nieswojej marki. Przedsiębiorcy mogą jednak podjąć działania, które pozwolą uniknąć tego scenariusza lub zablokować działalność konkurenta pod sporną domeną.

Najczęstsze problemy

Zdarza się, że z rozmaitych powodów przedsiębiorca nie od razu rejestruje domenę internetową przeznaczoną do promowania danego produktu czy jednej z marek. W efekcie pojawiają się różne problematyczne sytuacje, np.:
  • niepodjęcie rejestracji domeny może wynikać z decyzji biznesowej – np. przedsiębiorca dopiero po uzyskaniu przez produkt pewnej rozpoznawalności decyduje się na stworzenie odrębnej komunikacji, w tym strony internetowej, dla produktu lub gamy produktów. W takim przypadku może okazać się, że domena, którą przedsiębiorca zamierza zarejestrować, i która najczęściej odpowiada nazwie produktu czy marki, została już zajęta przez inną osobę;
  • przedsiębiorca dopiero wchodzi na polski rynek osobiście lub poprzez spółkę córkę czy autoryzowanego dystrybutora. Okazuje się jednak, że najbardziej intuicyjna domena dla przedsiębiorcy z końcówką „.pl” została już zarejestrowana na rzecz innego podmiotu;
  • wprawdzie przedsiębiorca nie zamierza dla danej marki czy produktu rejestrować odrębnej domeny, ale odkrywa, że domena zawierająca nazwę, z której korzysta, została już zarejestrowana i są pod nią oferowane konkurencyjne produkty;
  • przedsiębiorca odkrywa, że istnieje domena o nazwie łudząco podobnej do tej, pod którą prowadzi działalność – częstokroć różniąca się wyłącznie jedną literą.

Typosquatting i cybersquatting

Często rejestracja domeny przez konkurenta jest dokonywana w nieuczciwym zamiarze. Zwykle w ten sposób chce on czerpać korzyści z rozpoznawalności innej marki, czy to poprzez rejestrację nazwy lub marki konkurenta jako domeny, czy to poprzez rejestrację w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowym Instytucie Badawczym (dalej: NASK) domeny nieznaczcie różniącej się od domeny konkurenta. Ta ostatnia sytuacja może przybrać postać tzw. typosquattingu. Zjawisko to polega na wykorzystywaniu pomyłek przy wpisywaniu adresu internetowego w przeglądarce. Konkurent przedsiębiorcy rejestruje domenę różniącą się jedną czy dwoma literami od domeny już zarejestrowanej i tym samym klienci, którzy mylnie wpiszą adres przedsiębiorcy, znajdą się na stronie konkurenta.
Zdarza się także, że celem rejestracji nie jest prowadzenie pod domeną własnej działalności, lecz odsprzedaż domeny na rzecz osoby, której może zależeć na jej posiadaniu. W takim przypadku mamy do czynienia ze zjawiskiem tzw. cybersquattingu. Może o nim świadczyć brak aktywnej pod domeną strony internetowej. O tym, że domena została zarejestrowana w celach odsprzedaży, świadczyć może także wystąpienie przez cybersquattera z bezpośrednią ofertą odsprzedaży domeny.

Z pomocą sąd polubowny

Przedsiębiorcy, którzy doświadczyli zjawiska kradzieży domen, nie są bezsilni. Praktycznych przykładów dostarcza przede wszystkim orzecznictwo Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie (dalej: SPDI). Zadaniem tego sądu jest rozstrzyganie sporów o naruszenie praw, które jest wynikiem zawarcia umowy o utrzymywanie domen internetowych. Kognicją tego sądu są objęte sprawy dotyczące rejestracji domen z końcówką „.pl”, czyli krajowej domeny należącej do tzw. domen wyższego rzędu. Co ważne, postępowanie przed SPDI, które jest prowadzone przez niezależnych arbitrów, rekomenduje się z uwagi na jego uproszczony charakter w stosunku do postępowania cywilnego oraz szybkość rozstrzygnięć. Oto niektóre z nich:
▶ Sprawa iphone.com.pl. Sprawa rejestracji domeny zawierającej nazwę popularnego produktu rozpoczęła się przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych pozwem wniesionym przez Apple Inc. w 2015 r. Zakończyła się ona orzeczeniem, w których SPDI stwierdził naruszenie praw Apple Inc. poprzez rejestrację i utrzymywanie domeny internetowej zawierającej nazwę jednego z kluczowych produktów tej firmy, mianowicie: iphone.com.pl. Pod sporną domeną prowadzona była działalność polegająca na świadczeniu usług głównie z branży IT i Telecom. Powód – Apple, Inc. – jako podstawę swoich roszczeń wskazał naruszenie jego praw do słownych znaków towarowych „IPHONE”. Sąd polubowny podzielił opinię o naruszeniu znaków (wyrok SPDI z 5 lutego 2015 r., sygn. akt 55/14/PA).
▶ Sprawa bussinessinsider.pl. W 2016 r. SPDI rozstrzygnął sprawę dotyczącą rejestracji domeny bussinessinsider.pl. Nazwa ta oczywiście nawiązywała do nazwy jednego z największych serwisów informacyjnych na świecie zajmujących się tematyką biznesową, finansową i technologiczną – Business Insider. Pod domeną bussinessinsider.pl publikowane były odnośniki do artykułów z tego samego zakresu tematycznego. Sąd ds. Domen Internetowych uznał, że doszło do naruszenia szeregu praw amerykańskiego portalu. Ocenił, że poza naruszeniem praw do znaków towarowych doszło też do naruszenia prawa do firmy powoda (nazwy jego firmy – red) oraz naruszenia jego dóbr osobistych. Zdaniem amerykańskiej spółki pozwany dopuścił się również czynu nieuczciwej konkurencji w postaci pasożytnictwa, które polegało na czerpaniu korzyści z renomy wypracowanej przez przedsiębiorcę amerykański portal. Ponadto powódka twierdziła, że rejestrację i utrzymywanie domeny bussinessinsider.pl należy uznać za wprowadzające w błąd oznaczenie towarów i usług, czyli czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 10 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1655). SPDI podzielił tę ocenę (wyrok SPDI z 20 lipca 2016 r., sygn. akt 09/16/PA).
▶ Sprawa pupilo.pl vs pupillo.pl. Sprawa dotycząca nieuczciwej rejestracji, czyli tzw. typosquattingu, była rozstrzygana przez Sąd Polubowny w 2018 r. Sąd uznał, że do naruszenia doszło poprzez rejestrację i utrzymywanie domeny pupilo.pl, pod którą prowadzono sklep internetowy z artykułami dla zwierząt. Skarżący przedsiębiorca prowadził sklep internetowy o tym samym asortymencie pod nieomal identyczną domeną pupillo.pl. Podobnie jak w sprawie domeny bussinessinsider.pl Sąd Polubowny potwierdził, że doszło do popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, tj. zarówno pasożytnictwa, jak i wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów i usług (wyrok SPDI z 1 października 2018 r., sygn. akt 18/18/PA).
▶ Sprawa czyzkowski.net vs czyzkowski.pl. Przedsiębiorca – powód w sprawie przed sądem – w swojej działalności posługiwał się domeną czyzkowski.net. Nazwa domeny była jednocześnie nazwą firmy powoda świadczącego usługi reklamowe. Konkurencyjna w stosunku do powoda firma zarejestrowała domenę czyzkowski.pl. Przy czym po wejściu na witrynę pod domeną czyzkowski.pl klient był przekierowywany na inną stronę abonenta spornej domeny. W swoim orzeczeniu SPDI uznał, że doszło do czynu nieuczciwej konkurencji wskazanego w art. 5 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, mianowicie wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa (wyrok SDPI z 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt 48/16/PA).

Co ułatwi ochronę platformy

Skuteczne przeciwdziałanie opisanym wyżej przypadkom nieuczciwej rejestracji domen powinno jednak polegać na jak najszybszej rejestracji domeny dla własnej marki. Niestety nawet ona nie eliminuje ryzyka typosquattingu czy też rejestracji domeny z końcówką np. „.com.pl”, co miało miejsce m.in. w sprawie domeny iphone.com.pl. W takich sytuacjach działania, które najlepiej zabezpieczą interesy właścicieli marek, sprowadzają się do ukształtowania takiego stanu prawnego, który pozwoli na jak najszybsze odzyskanie przywłaszczonej domeny czy też rozwiązanie przez NASK umowy o rejestrację domeny łudząco podobnej do marki lub nazwy przedsiębiorcy lub produktu.
▶ Sposób 1: zarzut naruszenia znaku towarowego. Najlepszym rozwiązaniem jest rejestracja znaku towarowego służącego do oznaczania określonych w zgłoszeniu towarów i usług. Prawo do znaku towarowego polega – w myśl art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.324) – na uzyskaniu wyłączności do używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Właściciel znaku towarowego może zakazać innej osobie wkraczania w sferę jego wyłączności. Prawo własności przemysłowej w art. 154 wskazuje na przykładowe formy używania znaku towarowego, którymi są np. oferowanie lub świadczenie usług pod znakiem towarowym czy też posługiwanie się nim w celu reklamy. Istotne jest także, że zgodnie z wspomnianą ustawą do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy dochodzi nie tylko wtedy, gdy przeciwnik korzysta z oznaczenia identycznego w stosunku do znaku towarowego i w odniesieniu do towarów i usług identycznych do tych, dla których zgłoszono znak. Naruszenie obejmuje także posługiwanie się oznaczeniami podobnymi, w tym wykorzystywanymi do oznaczania podobnych towarów i usług do towarów i usług objętych rejestracją znaku. Przy czym w takim przypadku konieczne jest również wystąpienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, np. w ten sposób, że odbiorcy będą utożsamiać oznaczenia, czy też sądzić, że pomiędzy podmiotami, które z nich korzystają istnieją związki gospodarcze.
Analogicznie powyższe kwestie są regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE z 2017 r. L154 s.1) . Rejestracja unijnego znaku towarowego przyznaje właścicielowi znaku uprawnienia skuteczne na terytorium całej UE. Zatem tego rodzaju rejestracja powinna zostać rozważona w sytuacji, gdy przedsiębiorca zamierza oferować swoje produkty pod określoną marką na zagranicznych rynkach, w tym przy wykorzystaniu domen i stron internetowych skierowanych do odbiorców na poszczególnych rynkach krajowych.
Podsumowując: wykorzystanie znaku towarowego w nazwie domeny lub oznaczenia łudząco podobnego do znaku towarowego z reguły powinno stanowić naruszenie tego znaku towarowego. W konsekwencji posiadanie prawa do znaku towarowego umożliwia dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z rejestracją spornej domeny, czy to przed sądem powszechnym czy też przed ww. Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych.
▶ Sposób 2: zarzut czynu nieuczciwej konkurencji. Brak rejestracji znaku towarowego nie pozbawia jednak przedsiębiorcy możliwości podjęcia działania przeciwko rejestracji domeny naruszającej jego prawa. Jak wskazują przytoczone wyżej przykłady z orzecznictwa SPDI rejestracja domeny przez konkurenta przedsiębiorcy może być czynem nieuczciwej konkurencji. Najczęściej dochodzi do popełnienia czynów w postaci:
  • pasożytnictwa, czyli żerowania na renomie przedsiębiorcy,
  • wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa,
  • wprowadzającego w błąd oznaczania towarów lub usług,
  • utrudniania dostępu do rynku czy też nieuczciwej reklamy.
Niezależnie od możliwości podniesienia zarzutu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji w sporach domenowych rejestracja znaku towarowego pozostaje polecanym rozwiązaniem, które może zapobiec utracie domeny czy też korzystaniu z marki przedsiębiorcy przez konkurenta, a także przyczynić się do szybkiego odzyskania domeny przez przedsiębiorcę. Poza szerokimi uprawnieniami zakazowymi, jakie daje zarejestrowane prawo do znaku towarowego, istnienie tego prawa może mieć charakter prewencyjny – konkurenci mogą być mniej skłonni do wykorzystywania chronionego oznaczenia. W przypadku dokonanego naruszenia znaku towarowego poprzez rejestrację domeny inkorporującej znak towarowy, fakt istnienia zarejestrowanego prawa może stanowić argument o znacznej sile, który skłoni konkurenta do zakończenia sporu na drodze polubownej.

Z wyrokiem do NASK

Jeżeli jednak sporu o domenę nie uda rozwiązać się polubownie bezpośrednio z naruszycielem, przedsiębiorca może, wystąpić z pozwem do sądu powszechnego lub też do wspominanego już Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, gdzie jak już wspominaliśmy postępowanie przebiega o wiele szybciej. Niezależnie jednak od wybranej drogi postępowania w przypadku uzyskania korzystnego orzeczenia, tj. stwierdzającego, że rejestracja i utrzymywanie danej domeny narusza prawa przedsiębiorcy, o wyroku sądu powszechnego lub polubownego należy poinformować podmiot prowadzący rejestr domen z końcówką „.pl”, czyli NASK. W konsekwencji instytut rozwiąże umowę z abonentem domeny, zaś powód uzyska możliwość rejestracji domeny na swoją rzecz.
! Niezależnie od wybranej drogi postępowania sądowego po uzyskaniu korzystnego dla siebie wyroku przedsiębiorca powinien poinformować o nim podmiot prowadzący rejestr domen z końcówką „.pl”, czyli NASK.